Quando un’azienda brevetta o registra un diritto di proprietà industriale, il passaggio successivo è adottare delle strategie per valorizzare la propria invenzione e ottenere benefici, anche economici.

Ma quali possono essere queste strategie? E perché al giorno d’oggi il contratto di licenza è così utile? Lo abbiamo chiesto a Stefano Toro, avvocato e Founder dello studio legale Prolaw.

1. Le strategie per gestire la propria creazione

Come può fare un’azienda per gestire i propri diritti di proprietà industriale in modo efficiente e vantaggioso anche dal punto di vista economico?

Facciamo una premessa: i diritti di proprietà industriale (come i marchi, le invenzioni, i disegni e i modelli, ecc.) sono elementi legati all’innovazione e alla creatività aziendale e possono essere acquistati tramite brevettazione, registrazione o altri modi previsti dal codice della proprietà industriale. Dopo aver brevettato o registrato uno di questi diritti, l’azienda dovrà valorizzare la propria scoperta e ottenere così dei vantaggi economici o di altra natura. Esistono tre opzioni principali per farlo:

  1. Realizzare e vendere in proprio il prodotto brevettato: l’azienda si occupa direttamente della produzione e della commercializzazione del bene, contando solo sulle proprie forze. Quindi è necessario che abbia un sistema organizzativo idoneo e che faccia già parte di un mercato consolidato per introdurre il prodotto o servizio con efficacia.
    In questo caso, l’impresa utilizza direttamente i diritti economici ricollegati al proprio prodotto.
  2. Accordo di licenza: l’inventore affida ad altre aziende la valorizzazione della propria opera, ottenendo in cambio dei benefici economici.
  3. Accordo di cessione: l’azienda vende a terzi il suo brevetto e cede tutti i diritti ricollegati alla sua invenzione.

In questo articolo ci concentriamo soprattutto sulla seconda opzione, ovvero il contratto di licenza. Andiamo a scoprirlo meglio.

2. Cos’è il contratto di licenza e a cosa serve

Come ci spiega Stefano Toro, “con un contratto di licenza, il titolare della privativa industriale (e dunque dei diritti ad essa collegati) concede a uno o più soggetti il diritto di sfruttare economicamente marchi o brevetti di propria invenzione”.
La licenza può avere l’obiettivo di permettere all’azienda terza di produrre, distribuire o semplicemente utilizzare il prodotto che è soggetto alla protezione della proprietà industriale. In altre parole, il titolare dei diritti industriali dà il permesso a un’altra azienda di sfruttare economicamente l’opera in questione.
Teniamo presente che il contratto di licenza prevede anche alcune limitazioni, in particolare:

  • Limiti territoriali, ovvero i confini entro i quali è possibile effettuare la distribuzione o la produzione del bene oggetto di licenza.
  • Limiti temporali, cioè per quanto tempo il licenziatario ha la facoltà di usufruire dei diritti economici.
  • Limiti merceologici: può essere che il licenziante non ceda tutti i diritti connessi all’opera, oppure può essere che vengano limitati i prodotti o i servizi coperti dalla licenza.

A sua volta, il contratto di licenza prevede forme differenti: il licensing out e il licensing in.

3. Perché scegliere il contratto di licenza: licensing out e licensing in

Al giorno d’oggi, le opere tecnologiche ad alto contenuto innovativo giocano un ruolo sempre più importante nell’economia. In questo contesto, il contratto di licenza può essere capace di portare vantaggi importanti sia a chi concede la licenza sia a chi la riceve. Esistono due tipi di licenza a seconda del ruolo negoziale assunto: licensing out e licensing in.

Quando si parla di licensing out, significa che l’inventore (il licenziante, cioè chi concede la licenza) cede a terzi (il licenziatario, ovvero chi la riceve) il diritto di sfruttamento economico, totale o parziale, di uno o più marchi o brevetti da lui creati.
Questo accordo permette di estendere l’utilizzo dell’invenzione in settori dove l’impresa o l’inventore avrebbe difficoltà ad arrivare autonomamente, forse a causa di risorse economiche limitate o di altre sfide che impediscono l’accesso a particolari aree di mercato. Di conseguenza, l’inventore può guadagnare un reddito aggiuntivo rispetto a quanto otterrebbe producendo e vendendo l’opera in proprio.
Allo stesso tempo, però, l’accordo di licenza può comportare dei rischi, in particolare se riguarda un bene immateriale (come un’invenzione oggetto di brevetto). Il motivo è che l’accordo comporta la perdita del controllo esclusivo su quella specifica invenzione, oltre al fatto che chi riceve la licenza potrebbe diventare un concorrente. Ecco perché è molto importante definire attentamente le clausole del contratto di licenza, in modo da evitare rischi di sfruttamento abusivo e proteggere il vantaggio competitivo legato all’invenzione.

Al contrario, con il licensing in un’impresa acquisisce tecnologie brevettate (o non) da terze parti per integrarle nel proprio processo produttivo. È un approccio che permette di ottimizzare i costi di produzione e di aumentare la competitività dell’impresa sul mercato, sfruttando l’invenzione ottenuta dal licenziante.

4. I vantaggi del cross-licensing

Prima di scoprirne i vantaggi, che cos’è il cross-licensing? Si tratta di un tipo speciale di accordo di licenza che avviene quando due o più parti decidono di condividere reciprocamente il diritto di utilizzare nuove tecnologie complementari tra loro.

Immagina ad esempio due imprese, ognuna con diritti su tecnologie specifiche; quando tali tecnologie vengono integrate, collaborano per creare un unico prodotto. L’accordo di cross-licensing è utile in queste situazioni per evitare dispute tra le aziende che possiedono i diritti, promuovendo invece la collaborazione. Si crea infatti un rapporto di dipendenza che spesso porta a una maggiore fedeltà nel rispetto degli impegni reciproci.

L’accordo di cross-licensing di solito porta anche altri vantaggi importanti ad entrambi i licenziatari. Non solo risparmi significativi in termini di tempo e risorse legati all’utilizzo di un’opera già esistente, ma anche un aumento della capacità produttiva delle aziende coinvolte e il rafforzamento dei legami commerciali tra di loro.

Come avrai capito, questo tipo di accordo favorisce una collaborazione positiva tra le aziende coinvolte, consentendo loro di condividere conoscenze ed esperienze. La condivisione di know-how non solo migliora il prodotto esistente, ma può anche portare a ulteriori innovazioni nel settore!

Stai pensando di valorizzare la tua invenzione? Per non lasciare nulla al caso, è sempre una buona idea rivolgersi a un/a professionista fidato/a ed esperto di diritto di proprietà industriale!

Fonte: “La gestione economica della proprietà industriale” di Stefano Toro.

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